Marka Hükümsüzlüğünde Kötüniyet Kavramı

Konuk Yazarlar: Av. Ömer BAŞAR – Av. Lerzenur ASAN ELİK

I. Marka Hükümsüzlüğü ve SMK

Marka hükümsüzlüğü temel olarak 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nu (“SMK”) m. 25 ve m. 27’de düzenlenmiştir. SMK m. 25/1’de hükümsüzlük sebepleri için SMK m. 5 ve m. 6’ya atıfta bulunulmuştur. Kötüniyetli marka tescilleri de SMK m. 25/1’in atfıyla SMK m. 6/9 uyarınca hükümsüzlük sebeplerinden birini oluşturmaktadır. Kötüniyetle yapılan markanın hükümsüzlüğüyle ilgili sonuçlar ise SMK m. 27’de düzenlenmiştir.

Bu çalışmada da öncelikle kötüniyet kavramı genel olarak açıklanacak; sonrasında ise SMK çerçevesinde kötüniyet kavramı üzerinde durulacaktır. Bir sonraki adımda kötüniyetle yapılan marka tescilinin sonuçları incelenecek, çalışma sonuç kısmıyla tamamlanacaktır.

II. Genel Olarak Kötüniyet Kavramı

SMK’de kötüniyet kavramının herhangi bir tanımı yapılmamıştır. Bu durumda, kötüniyet kavramını tanımlamak için, 4721 sayılı Türk Medeni Kanun’u (“TMK”) m. 3’ten yararlanmak gerekecektir. Zira, TMK m. 5 uyarınca, TMK m. 3 genel nitelikli bir düzenleme olduğu için tüm özel hukuk ilişkilerine nitelikleri elverdiği ölçüde uygulanacaktır. Buna göre, kötüniyet kavramının, TMK m. 3’te düzenlenen iyiniyet kavramının tersi olduğu söylenebilir. Bununla beraber, TMK m. 3’te iyiniyet için de bir tanım yapılmış değildir. Öğretide ise iyiniyet kavramı, “bir hakkın kazanılması veya bir hukuki sonucun doğması yönünden mevcut bir engeli, bir eksikliği veya benzeri bir olguyu bilmemek ve halin gerektirdiği özen gösterilse dahi bilecek durumda olmamak” [Mustafa Dural / Suat Sarı, Türk Özel Hukuku Cilt: I, Temel Kavramlar ve Medeni Kanunun Başlangıç Hükümleri, 7. Baskı, Filiz Kitabevi, İstanbul 2012, s. 218]  Şeklinde tanımlanmıştır. Bu doğrultuda iyiniyet için bir durumu bilmemek ve bilebilecek durumda olmamak tanımı yapılabilir. Kötüniyet kavramı ise bunun tersi olarak kabul edildiğinde, bir durumu bilmek veya bilebilecek durumda olmak şeklinde tanımlanabilir. Dolayısıyla, TMK m. 3/2’den de anlaşılacağı üzere, kişi bir durumu bilmese dahi eğer bilebilecek durumda ise artık kötüniyetli olarak kabul edilecektir.

TMK m. 3 uyarınca kişinin iyiniyetli olması asıl olduğundan, kötüniyet iddiasında bulunan kişinin bu iddiasını ispat etmesi gerekecektir. Zira, TMK m. 3’te kişinin iyiniyetli olduğu karine olarak kabul edilmiştir. Bunun haricinde, TMK m. 3 uyarınca iyiniyetin yokluğunun bir itiraz teşkil ettiği belirtilmektedir. [Dural / Sarı, s. 224.] Böylece, taraflar kötüniyeti ileri sürmese de eğer dosyadan anlaşılmaktaysa hâkim kötüniyeti re’sen dikkate alacaktır. [Dural / Sarı, s. 224.]

III. SMK’ye Göre Markada Kötüniyet Kavramı

Marka açısından ise kötüniyet şu şekilde açıklanabilir: Bir marka üzerinde koruma hakkının başkasına ait olduğunu bilen veya bilmesi gereken bir kişi, eğer buna rağmen markayı tescil ettirirse kötüniyetli kabul edilecektir. [Benzer şekilde bkz. Hediye Bahar Sayın, ‘Savunma Markası’, Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi, Cilt: 6, Sayı: 2, Yıl: 2020, s. 224.] Bir önceki başlıkta her ne kadar genel olarak iyiniyetin yokluğunun hakim tarafından re’sen dikkate alınacağı belirtilmişse de SMK’de bu duruma bir istisna getirildiği söylenebilir. Zira, SMK m. 6/9’a göre kötüniyet bir nispi red nedeni olup bizzat ilgili kişi tarafından ileri sürülmesi gerekmektedir. Dolayısıyla, kişi tarafından ileri sürülmediğinde kötüniyet bir hükümsüzlük nedeni olarak dikkate alınmayacaktır.

TMK m. 3’teki iyiniyet karinesi sebebiyle, kötüniyet olgusunu bu iddiada bulunan kişinin ispat etmesi gerekir. [TPMK, 2015 Tarihli Marka İnceleme Kılavuzu, s. 157.] Belirtmek gerekir ki, kötüniyet olgusunun yaklaşık ispatla ortaya konması yeterli olacaktır. Kötüniyeti tespit ederken peşin bir kabul yerine, somut olaya göre değerlendirme yapmak gerekir. Kötüniyetin tespitinde esas alınacak tarih başvuru tarihidir, başvuru tarihinden sonraki hareketler ancak yardımcı rol üstlenebilecektir. [TPMK, 2015 Kılavuzu, s. 156.]

Uygulamada özellikle Türkiye’de tescil edilmemiş ve fakat yüksek ekonomik değer arz elde eden yabancı menşeli markaların, yerli firmalar tarafından TPMK nezdinde kötü niyetle tescil ettirilmesi ciddi sorunlara yol açmaktadır. Benzer şekilde, tümüyle başkalarının marka başvurularını engellemek ve bundan maddi menfaat ummak (başkasına şantaj yapmak, maddi manevi zarar vermek gibi) amacıyla yapılan tesciller de kötüniyetli olarak kabul edilmektedir. Burada özellikle tacirlerin basiretli iş adamı gibi hareket etme yükümlülüğüne de değinmek gerekir. Buna göre tacir kendi faaliyet alanında başkası tarafından kullanılan markadan bu marka tanınmış marka olmasa dahi- haberdar olmadığını ileri süremeyecektir; böyle bir marka için iyiniyetli kabul edilmeyecektir. [Yargıtay 11. HD, E. 2014/14432, K. 2015/2132, T. 18.02.2015. Benzer şekilde, tanınmış marka olmasa dahi tacirin kendi faaliyet alanında başkasına ait bir markadan yararlanmaya çalışması halinde de kötüniyetli olacağına dair bkz. Özge Erer Evşen, Sınai Mülkiyet Kanunu Kapsamında Marka Hukukunda Kötüniyetli Tescil ve Kötüniyetli Tescilin Sonuçları, Çankaya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, 2020, s. 79. ] Benzer şekilde tacir, tanınmış ve Türkiye’de tescilli olmasa dahi uluslararası tescilli bir markadan haberdar olmadığını ileri süremeyecektir. [Yargıtay 11. HD, E. 2016/3964, K. 2017/5856, T. 30.10.2017.] Buna rağmen tacir tescil başvurusunda bulunursa, bu başvuru kötüniyetli sayılacaktır. [Yargıtay da bir kararında tacirin kendi faaliyet alanında daha önce tescil edilmiş ve tanınmış olan marka başvurusunda bulunması halinde kötüniyetli olduğunu ifade etmiştir. Bkz. Yargıtay 11. HD, E. 2011/5436, K. 2013/6621, T. 02.04.2013.]


             Belirtmek gerekir ki, bir markayı kullanmama veya kullanma niyetine sahip olmama, çok geniş mal ve hizmet sınıfları için başvuruda bulunma başlı başına bir kötüniyet göstergesi teşkil etmez. [TPMK, 2015 Kılavuzu, s. 157.] Benzer şekilde, marka sahibinin herhangi bir ticari faaliyette bulunmaması veya bir işletmeye sahip olmaması da tek başına kötüniyet olarak kabul edilmez. [ Evşen, s. 75.] Bunun haricinde, sadece tanınmış markanın benzeri için tescil başvurusunda bulunulması da kötüniyet için yeterli görülmemektedir. [Yargıtay 11. HD, E. 2017/3943, K. 2019/1154, T. 13.02.2019. Fakat, yukarıda da belirtildiği üzere, başvuran kişi tacirse ve kendi faaliyet alanındaki tanınmış bir marka başvurusunda bulunmuşsa kötüniyetli kabul edilecektir.] Keza, salt basın örnekleri ve çeşitli haber görsellerinin bir markanın tanınmasına veya kötüniyet olgusuna sebebiyet vermeyeceği belirtilmektedir. [Yargıtay 11. HD, E. 2018/3945, K. 2019/5915, T. 30.09.2019.]

IV. Kötüniyetle Tescil Edilen Markanın Hükümsüzlüğü ve Sonuçları

Marka başvurusu kötüniyetle yapılmasına rağmen kabul edilmiş olabilir ve marka kötüniyetli kişi adına tescil edilmiş olabilir. Bu durumda daha önce marka başvurusuna itiraz etmemiş kişinin de hükümsüzlük davası açabileceği belirtilmektedir. [Cahit Suluk / Rauf Karasu / Temel Nal, Fikri Mülkiyet Hukuku, 3. Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2019, s. 222.]

SMK m. 25/2’ye göre hükümsüzlük davasını menfaati olanlar, Cumhuriyet savcıları ve ilgili kamu kurum ve kuruluşları açabilecektir. SMK m. 25/3 uyarınca, hükümsüzlük davası tescilli markanın dava tarihindeki sahibine ve haleflerine karşı açılacaktır; Türk Patent ve Marka Kurumu (“TPMK”) ise davalı olarak gösterilemez. SMK m. 156/1 uyarınca bu dava, fikri ve sınai haklar hukuk mahkemesinde açılacaktır. Yer bakımından yetkili mahkeme ise SMK m. 156/5 uyarınca davalının yerleşim yerinin bulunduğu mahkeme olacaktır. Her ne kadar SMK m. 25/6 uyarınca hükümsüzlük davası için beş yıllık süre sınırı öngörülmüşse de bu süre sınırı kötüniyetle yapılmış tesciller için geçerli değildir. Dolayısıyla kötüniyetli tescillere karşı hükümsüzlük davası açılmasında bir süre üst sınırı söz konusu değildir.

SMK m. 27/1 uyarınca hükümsüzlük, marka başvuru tarihinden itibaren -geriye dönük- hüküm doğurur. Böylece, başvuru tarihinden itibaren hiçbir koruma sağlanmamış ve marka hakkı doğmamış sayılır. Bundan dolayı başvuru tarihinden itibaren eğer marka kullanılmışsa gerçek marka sahibi bundan kaynaklı zararını kötüniyetli kişiden talep edebilecektir. Bilindiği üzere marka koruması, kural olarak tescile konu mal ve hizmetlerle sınırlıdır. Yargıtay’ın kararlarının çoğunda ise kötüniyetli tescil halinde, tüm sınıflar açısından hükümsüzlük kararı verilmektedir.[Yargıtay HGK, E. 2008/501, K. 2008/507, T. 16.07.2008; Yargıtay 11. HD, E. 2019/2992, K. 2020/2586, T. 03.06.2020; Yargıtay 11. HD, E. 2013/8239, K. 2014/690, T. 14.01.2014.] Fakat aksi yönde Yargıtay kararı da mevcuttur.[ Yargıtay 11. HD, E. 2010/13602, K.2012/4701,T.26.3.2012.]Doktrinde ise tanınmış markalara karşı kötüniyetli tescillerin tüm sınıflar açısından hükümsüz kılınması gerektiği belirtilmektedir.[ Ozan Can, ‘Türk Hukukunda Kötüniyetli Marka Başvuru ve Tescilinde İptal ve Hükümsüzlüğün Kapsamı Üzerine Düşünceler’, Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi, Cilt: 1, Sayı: 1, Yıl: 2015, s. 55. ]Bu görüşe göre, tanınmamış markalar açısından ise şayet kötüniyet tüm sınıflar için açıkça ispat edilmemişse, sadece ortak sınıflar açısından hükümsüzlük kararı verilmelidir.[Can, s. 55.] Yine de taleple bağlılık ilkesi doğrultusunda eğer hükümsüzlük talep eden kişi tüm sınıflar açısından değil de sadece bir kısım sınıflar için hükümsüzlük talep etmişse bu durumda sadece bu sınıflar için hükümsüzlük kararı verilecektir.[ Yargıtay 11. HD, E. 2018/1625, K. 2019/3254, T. 29.04.2019.]

Hükümsüzlük kararı kesinleştiğinde mahkemece TPMK’ye re’sen gönderilir ve TPMK kötüniyetli tescili sicilden terkin eder. Ayrıca belirtmek gerekir ki, hükümsüzlük kararı sadece davalıya karşı değil, herkese karşı hüküm doğurur.

Dergi Editörü Av. Merve Nur GÜNDAY’ın “Marka Hukukunda Tazminat” isimli yazısını da bağlantıdan okuyabilirsiniz.

Fikri Mülkiyet Hukuku alanındaki tüm Blog yazılarımızı görmek için bağlantıya tıklayınız.

Konuk Yazarlar:

Av. Ömer BAŞAR

Av. Lerzenur ASAN ELİK

Kaynakça

1-Can, Ozan, ‘Türk Hukukunda Kötüniyetli Marka Başvuru ve Tescilinde İptal ve Hükümsüzlüğün Kapsamı Üzerine Düşünceler’, Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi, Cilt: 1, Sayı: 1, Yıl: 2015, s. 47 – 56.

2-Dural, Mustafa / Sarı, Suat, Türk Özel Hukuku Cilt: I, Temel Kavramlar ve Medeni Kanunun Başlangıç Hükümleri, 7. Baskı, Filiz Kitabevi, İstanbul 2012.

3-Sayın, Hediye Bahar, ‘Savunma Markası’, Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi, Cilt: 6, Sayı: 2, Yıl: 2020, s. 211 – 237.

4-Suluk, Cahit / Karasu, Cahit / Nal, Temel, Fikri Mülkiyet Hukuku, 3. Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2019.

5-Evşen, Özge Erer, Sınai Mülkiyet Kanunu Kapsamında Marka Hukukunda Kötüniyetli Tescil ve Kötüniyetli Tescilin Sonuçları, Çankaya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, 2020.

6-TPMK Marka İnceleme Kılavuzu, 2015.
7-Yargıtay HGK, E. 2008/501, K. 2008/507, T. 16.07.2008.

8-Yargıtay 11. HD, E. 2010/13602, K. 2012/4701, T. 26.3.2012.

9-Yargıtay 11. HD, E. 2011/5436, K. 2013/6621, T. 02.04.2013.

10-Yargıtay 11. HD, E. 2013/8239, K. 2014/690, T. 14.01.2014.

11-Yargıtay 11. HD, E. 2014/14432, K. 2015/2132, T. 18.02.2015.

12-Yargıtay 11. HD, E. 2016/3964, K. 2017/5856, T. 30.10.2017.

13-Yargıtay 11. HD, E. 2017/3943, K. 2019/1154, T. 13.02.2019.

14-Yargıtay 11. HD, E. 2018/1625, K. 2019/3254, T. 29.04.2019.

15-Yargıtay 11. HD, E. 2018/3945, K. 2019/5915, T. 30.09.2019.

16-Yargıtay 11. HD, E. 2019/2992, K. 2020/2586, T. 03.06.2020.

17-Avukat, İstanbul Barosu.