Markanın Kullanılmaması Nedeniyle Hak Kayıpları

Giriş

Mesleğim gereği her gün birçok markanın tescil müracaatını yapıyor ve koruma altına alıyoruz. Hak sahiplerinden bazıları, önce tescil alayım 1 yıl sonra faaliyetlere başlayacağım diyor. Ya da tescil alayım dursun, ilerde lazım olur diyenlerde oluyor. Tescilli markaların kullanılmamasından kaynaklanan sorunlar Türk marka tescil sisteminin en girift hususlarından birisidir. Sorunun temeli, marka başvuruları yapılırken fiili kullanım veya gelecekteki potansiyel kullanım niyeti esas alınmaksızın ilgili Nice sınıfına giren neredeyse tüm mal/ hizmetler için tescil talebinde bulunulmasıdır. Bu hakkın işletmeler için vazgeçilmez önemi, hükümsüzlük ve iptal davalarını da önemli kılmaktadır. Markanın kullanılması zorunluluğu ile markanın korunması farklı hususlardır. Zira kullanma zorunluluğuna uyulup uyulmadığının anlaşılmasında belirli bir bekleme süresi öngörüldüğünden bu süre içerisinde, marka, sahibi lehine her halde koruma sağlar. Bundan başka, marka sahibi, elde edeceği bir takım koruma ve ihtiyat amaçlı markalarla ya markasına benzer tüm işaretleri adına tahsis ettirebilecek ya da tescil ettirdiği markanın ilgili olduğu mal veya hizmetlerin kapsamını genişleterek mevcut markanın başkalarınca kullanılmasını olanaksız hale getirebilecektir. İşte bu sakıncaların önlenebilmesinin veya en aza indirgenebilmesinin yolu markanın kullanılması zorunluluğundan geçmektedir. Bu sebeple de markanın kullanılmaması nedeniyle hak kaybı konusu önemlidir.

Ayrıca bir başka açıdan bakıldığında, kullanma zorunluluğunun varlığının yararı, markanın sahibince işlevine uygun halde kullanılabilmesinin sağlanmasıdır. Gerçekten tescil anında markanın önceden fiilen kullanılması yahut kullanmaya ilişkin niyetin varlığı aranmadığından, bu amaca ulaşmada en mantıklı yöntem, markanın tescilden sonraki dönemde fiilen kullanılmasıdır.

1. Markanın Kullanılması

Marka hakkı, gayrı maddi bir sınai hak niteliğinde, herkese karşı ileri sürülebilen, sahibine inhisarı yetki veren bir haktır. Markanın kullanılması ile ilgili esaslar, markanın sadece biçimsel olarak bir varlık göstermesinin önüne geçmek, markanın korunmasını sağlamak ve görünüşte kullanımını engellemek amaçlarıyla düzenlenmiştir.

SMK’nın 9. Maddesine göre

“Madde 9- (1) Tescil tarihinden itibaren beş yıl içinde haklı bir sebep olmadan tescil edildiği mal veya hizmetler bakımından marka sahibi tarafından Türkiye’de ciddi biçimde kullanılmayan ya da kullanımına beş yıl kesintisiz ara verilen markanın iptaline karar verilir.

(2) Aşağıda belirtilen durumlar da birinci fıkra anlamında markayı kullanma kabul edilir:

1. a) Markanın ayırt edici karakteri değiştirilmeden farklı unsurlarla kullanılması.
2. b) Markanın sadece ihracat amacıyla mal veya ambalajlarında kullanılması.

(3) Markanın, marka sahibinin izni ile kullanılması da marka sahibi tarafından kullanım olarak kabul edilir.”

Kanunlarda belirtilen şartlara uygun olarak markayı ilk defa kullanan kişi tarafından marka hakkı kazanılır. Bu sistemde tescil bildirici niteliktedir. Markayı tescil eden ile ilk kullanan kişi arasında fark varsa, markayı ilk defa kullanan kişi iddiasını kanıtlamasıyla markayı tescil ettirenin hak sahipliği karinesi çürütebilir. Tescil sistemi; markanın, işareti ilk olarak tescil ettiren kişiye ait olduğu sistemdir. Bu sistemde, tescil kurucu nitelik taşımaktadır. Tescil sisteminde esasen, işareti daha önce kullanan kimse olsa bile, markayı daha önce tescil ettiren kimse markanın sağladığı hak ve yetkilere sahip olmaktadır. Tekinalp, markanın kullanılması zorunluluğu ile marka kullanma zorunluluğunun karıştırılmaması gerektiğinin altını çizmiştir. Marka kullanma zorunluluğu ticari hayatta markasız malların karışmaması amacıyla ürünlerin ticarete markasız olarak çıkarılmaması anlamına gelirken; markanın kullanım zorunluluğu, markanın işlevini yerine getirebilmesi için tescilli markanın kanunda düzenlenen şartlar altında kullanılması anlamını taşımaktadır.

Amerikan marka hukukunda ise Türk ve AB marka hukukunun aksine, markanın tescili için başvuru sırasında markanın ticarette kullanması veya kullanılmaya daha başlanmaması hâlinde, başvuru sahibinin iyi niyeti ile kullanma niyetini açıkça göstermesi gerekmektedir. Bu kapsamda, Amerikan marka hukukunda kullanım ile kazanım sisteminin geçerli olduğu savunulabilir.

2. Markanın Kullanılmaması Nedeniyle İptali

Tescilden sonra beş yıl kesintisiz olarak kullanılmamış bir marka iptal edilebilir. Ancak, kullanıma beş yıllık süre içinde ne zaman başlandığının önemi yoktur. Markanın kullanılmaması nedeniyle iptaline karar verildiğinde, bu kararın geçmişe etkili olması, işaretin ilk kez kullanılmasına bağlı olarak kazanılmış öncelik hakları bakımından sorun doğurucudur. Buna göre kullanmama nedeniyle iptal kararının etkisi geriye doğru değil, ileriye doğru kabul edilmelidir. SMK’da markanın kullanılmamasına üç önemli sonuç bağlanmaktadır. İlk olarak markanın beş yıl süreyle kullanılmaması hâlinde iptal edilmesi olanaklıdır (SMK m. 9/26). İkinci olarak, sonraki tarihli başvuruya karşı marka hakkına dayanarak itiraz edilebilmesi için markanın kullanıldığının ispatı gerekebilmektedir (SMK m. 19/2). Üçüncü olarak ise, hükümsüzlük veya tecavüz davalarında, markanın kullanılmadığı hususu def’i olarak ileri sürülebilmektedir (SMK m. 25/7, 29/2). Çalışmamızda, kullanmamaya bağlanan bu sonuçlardan ilki (kullanma yükümlülüğü ve iptal kurumu) incelenmektedir. Kullanma yükümlülüğü SMK m. 9’da düzenlemektedir. Hükme göre, “Tescil tarihinden itibaren beş yıl içinde haklı bir sebep olmadan tescil edildiği mal veya hizmetler bakımından marka sahibi tarafından Türkiye’de ciddi biçimde kullanılmayan ya da kullanımına beş yıl kesintisiz ara verilen markanın iptaline karar verilir.” Madde, tescil ile başlayan hukukî korumanın devam edebilmesi için markanın kullanılması koşulunu getirmektedir. Markanın iptaline ilişkin usul ve esaslar ise 26. maddede düzenlenmektedir. Kullanılmayan markaların iptali sayesinde, marka olarak tescil edilebilecek işaretlerin kapsamının gereksiz yere daralması önlenmektedir.

3. Markanın Kullanılmaması Nedeniyle Hükümsüzlüğü

SMK’nın yürürlüğe girmesiyle sessiz kalma yoluyla hak kaybı pozitif bir düzenlemeye kavuşmuştur. Sessiz kalma yoluyla hak kaybı, SMK m. 25.6’da düzenlenmiştir: “Marka sahibi, sonraki tarihli bir markanın kullanıldığını bildiği veya bilmesi gerektiği hâlde bu duruma birbirini izleyen beş yıl boyunca sessiz kalmışsa, sonraki tarihli marka tescili kötü niyetli olmadıkça, markasını hükümsüzlük gerekçesi olarak ileri süremez”.

SMK’nın yürürlüğe girmesinden önce konuya ilişkin yasal düzenleme olmadığından TMK m. 2’nin esas olduğu bir uygulama söz konusuydu. Dürüstlük kuralı ve hakkın kötüye kullanılması yasağı geniş bir uygulama alanına sahip olduğundan marka hukukunda dava hakkının kötüye kullanıldığı haller uygulama alanının kapsamı içindeydi. Ancak SMK m. 25/6’nın yürürlüğe girmesiyle önceki durumun değiştiği açıkça görülmektedir. SMK m. 25, bu bölümde yer almaktadır. Hükmün kenar başlığı ise, “Hükümsüzlük hâlleri ve hükümsüzlük talebi”dir. Dolayısıyla sessiz kalma yoluyla hak kaybına ilişkin kuralın, markanın hükümsüzlüğüne ilişkin maddenin bir fıkrası olarak varlık gösterdiğini söyleyebiliriz. Başka bir ifadeyle, sessiz kalma yoluyla hak kaybının uygulama alanı, markanın hükümsüzlüğü davasıdır. Bu dava dışındaki marka hukuku davalarında (sözgelimi, tecavüz davalarında) SMK m. 25/6’nın uygulanması mümkün değildir. Markanın hükümsüzlüğü davasını açabilecek olanlar, SMK m. 25/2 uyarınca, menfaati olanlar, Cumhuriyet savcıları ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıdır. Ancak SMK m. 25.6’nın ifadesine bakıldığında, marka sahibinin maddedeki koşulların gerçekleşmesi halinde hükümsüzlük davası açamayacağı görülür. 

4. Kullanılmaması Nedeniyle Hak Kaybı

Tescille korunan markalar, marka sahibinin rızası olmaksızın üçüncü kişiler tarafından kullanılamayacak ve marka sahibinin markayı kullanmaması hâlinde ise marka sicilinde atıl hâlde kalacaktır. Atıl hâlde kalması hâlinde marka ekonomiye ve yatırıma bir katkı sunmayacak, birçok işaret yatırımcıların kullanımına kapatılacaktır. Böylece sicil, marka sahibi tarafından kullanılmayan ve iyi niyetli üçüncü kişilerce de kullanılamayan markalarla işgal olunacaktır.

Ticari hayatta ilgi çekici bir marka yaratmanın oldukça güç olduğu bu zamanlarda, marka sicili kullanılmayan marka mezarlığına dönecektir. Bu nedenle markanın kullanılmaması, ticaret hayatının esası olan serbest rekabet ortamının oluşması ve ortamın sürdürülmesi anlayışına ters düşmektedir. Ticari hayatın devamı ve teşebbüslerin eşit imkânlara sahip olarak pazara katılması için de kullanılmayan markanın iptali söz konusu olmalıdır. Kullanılmayan markanın iptali ile işgal edilen marka sicili kamunun kullanımına açılacak, işareti gerçekten kullanmak isteyenler tescilli veya tescilsiz olarak kullanma imkânına haiz olacaktır. Marka sahibi tarafından daha sonra kullanılma ihtimali üzerine tescil olunan yedek markalar veya başkası tarafından tescil edilmemesi amacıyla tescil olunan koruyucu markalar da, markaların üçüncü kişiler tarafından kullanılmasını yersiz olarak engellemektedir. Ayrıca teşebbüsler, çıkar çatışması gereği rakiplerinin markayı tescil ettirmesini engellemek için kullanmayacakları mal veya hizmetleri marka olarak tescil ettirebilmektedir. Bu öngörülen sorunların engellenmesi için de markanın kullanılması hükmü düzenlenmiştir.

Kullanılmayan markaların iptalinde kamu yararı bulunduğu yönündeki görüşler oldukça yerindedir. Markanın kullanılmasının külfet olduğu görüşü de eleştirilmektedir. Zira markanın kullanılmaması sonucunda, külfetin aksine, doğrudan hak kaybı yaşanmamaktadır. Markanın iptaline Türk Patent’e yöneltilen talep doğrultusunda karar verilecek, re’sen bir hak kaybı yaşanmayacaktır. Bu görüşler çerçevesinde, son görüş markanın kullanımının zorunluluk olduğu savunulmuştur. Markanın ciddi olarak kullanımında marka sahibinin en azından ilgili mal veya hizmet piyasasında pazar payı elde etmek, piyasada belirli bir müşteri çevresi sahibi olmak için, reklam yolu veya benzeri şekilde çabası ispatlanmalıdır.

 Marka sahibinin çabalarının sonuçsuz kalması, herhangi bir müşteri çevresi oluşmamış ve dolayısıyla piyasanın etkilenmemiş olması hâlinde marka ciddi olarak kullanılmış kabul edilmelidir.

SMK m. 24/2 gereği, eğer marka sahibi, markanın kullanımını inhisari lisansla üçüncü kişiye bırakmışsa, markayı sadece lisans alan kullanabilmektedir. Bu hâlde, lisans alan markayı kullanmamışsa, markanın iptali istenebilmektedir. Bu durumda marka sahibinin markayı kullanmaması haklı sebep oluşturmaz. Marka sahibinin markayı kullanma yetkisi olmadığı hâlde kullanması markanın kullanılmamasından kaynaklanan sonuçları önleyen bir davranış olarak değerlendirilse de marka sahibinin lisans sözleşmesine aykırı davranışının sonuçlarına katlanmak zorundadır.

Bu konuda hüküm içeren uluslararası düzenlemelerden biri Paris Sözleşmesidir. Paris Söz. m. 5/C hükmü:

(1) Bir ülkede tescilli markanın kullanılması zorunlu ise, bu tescil ancak makul bir süre sonra ve ilgili kişinin faaliyete geçmemesi hususunda haklı gerekçe göstermemesi durumunda iptal edilebilir.

(2) Bir ticaret markasının, sahibi tarafından, Birlik ülkelerinden birinde tescil edildiği şekilde, ayırt edici özelliğini değiştirmeyen unsurlarla farklı bir biçimde kullanılması, tescili hükümsüz kılmayacak ve markaya sağlanan korumayı kaldırmayacaktır.

(3) Aynı markanın benzer veya mümasil eşyalar üzerinde, korumanın talep edildiği ülkenin dahili kanun hükümleri uyarınca markanın müşterek sahibi olarak telakki edilen sınai veya ticari kuruluşlar tarafından aynı anda kullanılması, kamuyu yanıltmamak ve kamu menfaatine aykırı olmamak şartıyla, bu markanın tescilini engellemeyecek ve Birlik ülkelerinden sağlanan korumayı azaltmayacaktır.

Anayasa Mahkemesinin iptal kararıyla Türkiye’de tescilli bir markanın kullanılması zorunluluğu ortadan kalkmıştır. 6769 sayılı SMK yürürlüğe girmesiyle hukukumuzda tescilli bir markanın kullanılmasını zorunlu kılmıştır.

Sonuç

Sonuç olarak, Özetle belirtmek gerekir ki, marka sahibinin markasını işlevine uygun olarak, Türkiye’de ciddi bir biçimde tescil edildiği mal veya hizmetler yönünden kullanması gerekmektedir. Kullanmadığı 5 yıl süre içinde müracaat ettiği mal ve hizmet kapsamında 3. Kişiler dava açabilir ve kullanmadığı mal ve hizmette tescil alabilirler. Kullanılmayan markanın tamamen iptali ya da kısmi iptali mümkündür.

SMK kapsamında değerlendirildiğinde Türkiye’de ciddi bir biçimde 5 (beş) yıldır kullanılmayan veya kullanımına 5 (beş) yıldır ara verilen markalar hakkında 10.01.2024 tarihine kadar mahkemeler tarafından iptaline karar verilmekte olup bu tarihten sonra iptaline karar verme yetkisi TÜRKPATENT tarafından uygulanacaktır.

Yazar: Tuğba Nur IRMAK / Marka ve Patent Uzmanı

Tuğba Nur ARSLAN isimli Yazarımızın diğer yazılarını görmek için bağlantıya tıklayınız.

Dergi Editörü Av. Merve Nur GÜNDAY’ın “Marka Hukukunda Tazminat” isimli yazısını da bağlantıdan okuyabilirsiniz.

Kaynakça

ARKAN, Marka Hukuku, KAYA, Marka Hukuku,

Hamdi YASAMAN,  Marka Hukuku

Begüm Kaya Yüksek Lisans Tezi Ankara 2019

Oral, Sıla – “Markayı Kullanma Yükümlülüğü”, Legal Fikri ve Sınai Haklar Dergisi, Sayı: 16, 2008

ÖZARMAĞAN, s. 65; SERT, Markanın Kullanılması Yükümlülüğü, s.57.

BOZGEYİK, Tescilli Markanın Kullanılması, s. 460.

Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi C. XXI, Y. 2017, Sa. 1

Türk Patent Marka İnceleme Kılavuzu / Sınai Mülkiyet Kanunu

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/623641

http://tbbdergisi.barobirlik.org.tr/m2014-114-1412

https://dspace.ankara.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/20.500.12575/73115/638247.pdf?sequence=1